Dans cet article nous vous proposons deux cas de figure illustrant des situations ayant existé. Tous les moyens d’identification et toutes mentions ont été supprimé afin de rendre totalement anonyme les exemples. Notre propos n’est pas de faire une analyse juridique des situations, mais de partager ces exemples pour diffuser une culture de protection et sécurisation des actifs immatériels.
Afin d’assurer leur croissance et leur pérennité, les entreprises doivent préserver leur capacité à innover. Pour protéger leurs actifs immatériels, les entreprises disposent de plusieurs moyens tels que le brevet, le droit d’auteur, le droit sui generis des bases de données, le droit des marques, des dessins et modèles, sans oublier le secret des affaires. Sans une protection efficace et adéquate, les risques de captation de leurs technologies et de leurs investissements sont majeurs.
Les situations rencontrées
Premier exemple
Une société française intervenant dans le secteur de l’énergie a découvert que des données liées au développement d’un logiciel avaient été supprimées de son système d’information.
Quelque temps auparavant, un sous-traitant en charge du développement du code et de sa documentation avait commencé à revendiquer la propriété du développement, faisant également remarquer que le nom du logiciel n’était pas déposé.
Le sous-traitant, également ancien salarié, a revendiqué la propriété intellectuelle du logiciel et a proposé de le céder à l’entreprise, moyennant la somme de 20.000 euros.
Deuxième exemple
Un scientifique extra-européen, ancien étudiant dans un laboratoire français, a réussi à faire breveter dans son pays d’origine une technologie innovante déjà brevetée en France par le laboratoire.
Outre l’illustration d’un cas de divergence d’application de la réglementation internationale en matière de propriété industrielle, l’existence d’un brevet déposé par un tiers dans un pays pourrait y limiter l’exploitation de la technologie ou l’emmener sur un terrain judiciaire peu propice à son développement.
À noter que la faute du laboratoire et le préjudice qui pourrait en résulter pour les partenaires économiques qui finançaient ces recherches, sont susceptibles d’engager la responsabilité du laboratoire déposant.
Quelques commentaires
Il est essentiel de considérer que la protection d’une innovation par un seul moyen n’est qu’une des méthodes mis à la disposition des entreprises pour protéger leurs actifs immatériels. En effet, il n’est pas rare qu’une innovation, ou un objet complexe, puisse cumuler plusieurs modes de protection.
Ainsi une innovation peut être protégée par un ensemble de moyens combinés : par le brevet (sur l’invention), par le droit d’auteur (sur la création et les contenus textes, images, etc.), par le droit des dessins et modèle (sur la forme), par le droit des marques, et enfin par le secret des affaires (sur les informations commerciales non divulguées et les savoir-faire).
A titre d’exemple simple, le cas du logiciel. En tant que tel le logiciel est par essence protégé par le droit d’auteur. En principe, il ne peut être protégé par le brevet au regard de la convention de Munich. Il est cependant régulièrement breveté selon une jurisprudence constante de l’Office Européen des Brevets, sous réserve qu’il démontre un effet technique supplémentaire. La protection par le droit d’auteur et par le brevet sont alors deux titres qui seront complémentaires. Le droit d’auteur protégeant le contenu du logiciel et le brevet l’invention technique en découlant. L’ensemble du logiciel ne sera souvent pas breveté.
Un droit de propriété intellectuelle ne vaut également que s’il est opposable et opposé et que si le déposant est prêt à faire valoir ses droits en particulier à l’étranger, au travers d’une action en justice. Face à des entreprises prédatrices ou indélicates ou dans des États réputés pour faire une application partielle de la propriété intellectuelle, il peut être nécessaire d’utiliser le secret des affaires ou faire évoluer le modèle économique de l’entreprise (passer d’un modèle de licence à un modèle de service par exemple). En effet, bien que dans son bon droit, l’entreprise victime peut ne pas avoir intérêt à entamer une procédure chronophage au coût parfois très élevé, sans certitude de résultat positif.
La propriété intellectuelle n’est pas non plus exclusive d’une action judiciaire sur un autre fondement. En l’occurrence, dans le premier cas, si la qualification de contrefaçon est dépendante de l’encadrement contractuel de l’activité du sous-traitant, la suppression des données sur le serveur de la victime peut constituer un cas d’atteinte à un système de traitement automatisé de donnée sanctionnée au travers des articles L. 323-1 et suivants du code pénal.
Quelques préconisations
Dans une note d’information, les services de la DGSI appelle l’attention des entreprises sur la nécessité de mettre en œuvre une véritable stratégie de protection des actifs immatériels de l’entreprise. Dans ce cadre, il convient de déterminer ce qui peut être protégé par le droit d’auteur, ce qui doit être breveté, abandonné, placé sous secret des affaires, voire proposé sous licence open-source, etc.).
La stratégie se doit d’être alignée avec le modèle économique de l’entreprise et prendre notamment en compte les préconisations suivantes :
- Évaluer l’opportunité de protéger l’innovation en dehors du territoire national ;
- Mesurer le risque de contentieux en consultant les registres de titres de propriété intellectuelle français, européens et internationaux sur la totalité de la période de protection ;
- Veiller à une rédaction rigoureuse des clauses contractuelles lors des accords de recherche, de consortium ou encore lors des levées de fonds ou l’ouverture du capital afin de prévenir les risques de captation de technologies et de savoir-faire ;
- Éviter de divulguer une compétence ou un savoir-faire sensible contre un bénéfice futur (un financement progressif, une promesse de commande, etc.) qui peut être annulé ;
- S’abstenir de rendre publique l’innovation (par exemple lors d’une contribution à un colloque) avant la demande de dépôt de brevet, au risque de rendre cette dernière obsolète ;
- S’assurer que l’entreprise dispose des droits sur l’innovation et que les composants ne bénéficiant pas d’une clause de cession automatique au profit de l’entreprise sont couverts par un accord de cession (sous-traitant, stagiaires, etc.) ;
- S’assurer que l’ensemble des partenaires, salariés, etc. sont tenus par une clause de confidentialité ou un accord de non-divulgation ;
- Procéder à des vérifications périodiques des conditions d’exploitation des licences concédées aux tiers ;
- Effectuer une veille régulière afin de s’assurer que l’innovation n’est pas contrefaite ou utilisée sans autorisation et, le cas échéant, entamer les démarches nécessaires pour s’assurer du respect de ses droits ou éviter la déchéance des éventuelles marques.
“L’élaboration d’une stratégie de protection des actifs immatériels est essentielle à la défense des avantages concurrentiels et aux intérêts économiques de l’entreprise. L’utilisation judicieuse de moyens de protection combinés renforcera leur sécurité et optimisera les coûts de maintien. Si votre entreprise est victime d’un acte indélicat, vous pouvez prendre contact avec les représentants locaux de la DGSI afin de notifier un incident et évaluer les risques pesant sur votre entreprise et le secteur d’activité concerné.
Cet article a été réalisé sur la base d’une note d’information éditée par la DGSI. Vous pouvez retrouver des flashs d’information avec des conseils aux entreprises sur leur site à la rubrique Flash ingérence.
